律 回 说

涉外定牌加工中的商标侵权是应当一刀切认定，还是应当视情形而定？本篇文章将立足商标法视角，结合中国立法和实际案例，就涉外贴牌加工商标侵权问题，给您提供一个更全面的考量维度。

01

国内企业OEM经营现状

定牌加工，也称贴牌加工，俗称代工，学名OEM（Original Equipment Manufacturer），其含义为品牌公司利用自己掌握的技术或者设计，开发出新产品，但并不直接生产产品，而是将具体的产品制造环节通过合同的方式，委托其他厂家生产，产品生产出来以后，由品牌公司负责销售。

这种委托他人生产的合作方式简称OEM，承接加工任务的厂商被称为OEM厂商，其生产的产品被称为OEM产品。涉外定牌加工，指的是我国境内加工企业，接受境外商标权人或其授权人的委托，按照其要求加工产品，附加其在境外注册的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人的经营方式。

目前很多跨国公司均采用涉外定牌加工的方式来经营，比如耐克、阿迪达斯，他们的OEM工厂遍布全球，其中相当数量在中国。最典型的当属美国苹果公司，他们在全球销售的iPhone，基本上都是来自台湾的富士康生产的，随着几代iPhone的热卖，富士康一跃而成为全球最知名的手机OEM厂商。

本文不从企业经营的角度来探讨OEM方式，而是试图从《商标法》的角度，来讨论OEM模式下，商标的使用。

02

涉外OEM商标使用情况

一般情况下，涉外定牌加工中，商标的使用，有以下两种情况：

一、委托方为境外企业，在中国注册了相关商标，其直接或者授权第三方，与国内OEM厂商签署委托加工合同，国内OEM厂商并不从事产品的销售。比如前文提到的苹果---富士康模式；

二、 委托方为境外企业，其并未在中国注册相关商标，亦未经商标权人授权，OEM厂商按照合同加工制造产品，亦不在国内销售；

如果生产厂商加工产品后，直接在国内从事产品销售的，由于涉及到商标许可使用的问题，严格说来，并不算定牌加工。

前文所述的第一种OEM模式，由于有商标权利人的授权，OEM产品使用注册商标有法律依据，当然不构成商标侵权。争议出现在第2种模式，委托方虽然不是中国的注册商标权利人或者未取得权利人授权，但如果委托方在其它国家或地区拥有涉案的商标，问题就复杂起来了。在这种情况下，OEM产品上附加的商标，分别由不同的企业在中国境内和其它国家（地区）进行了商标注册，如果这些产品直接出口到第三国，并不进入中国国内市场。

我国的执法机关（工商行政管理机关）和人民法院，怎么看待这个问题？这种情况下，算不算商标侵权？

根据新修订的《商标法》 第57条：未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，属于侵犯注册商标专用权，即商标侵权。这个条文，与旧的《商标法》的规定基本相同。此前很多因定牌加工所引发的商标侵权纠纷，都以加工方在同一商品上使用了与注册商标相同的商标，被认定构成商标侵权而告终。

03

涉外OEM商标侵权案例分析

一个典型的案例是2001年，美国耐克国际有限公司诉浙江省畜产进出口公司，浙江省嘉兴市银兴制衣厂和西班牙CIDESPORT公司商标侵权一案。本案中，西班牙CIDESPORT公司授权浙江省嘉兴市银兴制衣厂生产标有NIKE商标的男滑雪夹克。该批服装生产出来后。浙江省嘉兴市银兴制衣厂又委托浙江省畜产进出口公司代理出口并在深圳海关报关出口。

值得注意的是，据称西班牙CIDESPORT公司在西班牙对NIKE商标拥有合法的专有使用权。法院认为，商标权作为知识产权，具有地域的特性，在中国法院拥有司法权的范围内，原告取得NIKE商标的专有使用权，被告在未经原告许可的情况下，就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权，因而判决原告胜诉。

但是，也有法官认为，如果定牌加工的产品不在国内销售，就不具有标识商品来源的意义，这种贴牌行为，不应该视为商标法意义上的使用。这张观点近年来似乎成了司法界的主流观点，判决不构成侵权的案例越来越多。比如，上海申达音响电子有限公司诉玖丽得电子（上海）有限公司商标侵权案（JOLIDA案），原告上海申达音响电子有限公司于1998年3月28日获准注册JOLIDA商标，核定使用商品第9类扩大器、收音机、影碟机。2008年8月，被告申报出口美国98台电子管功率放大器，商品上标有JOLIDA商标。

上海市高级人民法院二审后认为：由于涉外定牌加工出口的产品全部销往美国市场，而且在产品及包装上标注的商标和企业名称均为美国朱利达电子有限公司所有，因此在美国市场相关消费者通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达电子有限公司。而由于涉案产品全部出口，未在中国市场实际销售，中国国内的消费者不存在对该商品的来源发生混淆和误认的可能。因此，被告的行为不构成商标侵权。

对于国外的权利人而言，坏消息一个接着一个：2006年2月13日《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》认为，在商业活动中，使用商标标识标明商品的来源，使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体的方式，均为商标的使用方式。北京高院进而认为：承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。

最高人民法院在2009年出台的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》，则提出要妥善处理当前外贸贴牌加工中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。

新修订的《商标法》似乎也从一个方面呼应了上述观点，第48条明确规定：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

中国香港莱斯防盗产品国际有限公司（下称莱斯公司）诉浙江省浦江亚环锁业有限公司（下称亚环公司）一案，引起了业界的极大关注。原告认为被告生产的标有PRETUL标识的挂锁，侵犯了其PRETUL及椭圆图形注册商标专用权。亚环公司辩称，涉案带有PRETUL标识的产品系其接受墨西哥储伯荷拉密斯塔斯公司（下称储伯公司）委托所生产的涉外定牌加工产品，完全出口墨西哥，未在中国市场实际销售，不会引起中国消费者的混淆，故并未侵犯莱斯公司的注册商标专用权。该案经浙江省高级人民法院二审，二审法院并未像很多人期待的那样采纳贴牌行为，不应该视为商标法意义上的使用这个观点，反而在2013年2月29日判决亚环公司生产的定牌加工的挂锁已构成商标侵权，要求亚环公司立即停止侵权行为并赔偿莱斯公司经济损失。

2014年3月14日，最高人民法院裁定提审该案。最高人民法院的提审，引起了业界，尤其是在华跨国公司的极大关注。

04

国内法律界对涉外OEM的见解

原最高人民法院知识产权庭庭长孔祥俊曾在不同场合，多次对这个问题进行了评述。比如，他在2009年7月出版的《商标与不正当竞争法原理和判例》一书中，委婉地提出从商标权的标识权属性看，笔者赞同不构成侵权的观点。2012年9月，在其《商标法适用的基本问题》一书中，也再次提出对代工工厂克以一定程度的注意义务，在其履行最低注意义务的情况下，予以侵权责任的豁免无疑是当下明智的选择。在这本书里面，作者虽然指出对此类行为的定性和处理尚未定论，仍需要进一步探索，在尚未形成共识的情况下，最高人民法院采取了审慎表态的态度，迄今尚未对该问题作出明确的表态。

2014年6月，在其发表的文章《新修订商标法适用的几个问题》，他个人首次对这个问题进行了明确表态：在中国受托加工的贴牌产品，只有在进入目的国境内市场时，才涉及是否侵犯该国商标权的问题，而此时的是否侵权自有外国的执法司法机关去处置，不涉及中国为造假地问题，我们不能被乱扣帽子，也不能接受动辄指责我们侵权的忽悠，我们要有自己的制度定力和自信。。作者认为这本来就是国外执法司法机关去管的事情，有什么理由认定或者指责在我国的贴牌行为构成侵权？

这次是在新《商标法》实施以后的首次明确表态。由于他的特殊地位，我们有理由认为，中国的法院系统对于涉外定牌加工中的商标使用和商标侵权问题，已经有了明显的倾向性。

基于上述理由，似乎PRETUL及椭圆图形商标侵权一案已经没有多大悬念。对于众多在华的跨国企业来说，这个案件的走向，对于他们的知识产权维权行动，尤其是知识产权的海关边境保护，无疑会产生重大的影响。

事实上，中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会(QBPC)就认为，不管是对我国相关法律、法规、司法政策的考量，还是对我国经济社会现实的思虑，根据不同具体情形认定相关涉外定牌加工行为是否构成我国商标法下的商标侵权行为，利要大于弊。一刀切地认为涉外定牌加工均不构成商标侵权，将使得一些不法分子下单引诱国内企业生产、出口假冒/侵权产品，这不仅严重影响我国有效打击跨国境假冒活动的努力，而且严重损害了我国国内商标权利人合法权益和我国国家形象。 QBPC目前有190多家会员企业，主要包括来自美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区的跨国公司在中国设立的子公司，在华投资总额超过800亿美元。QBPC的担忧，在某种程度上代表了跨国公司在这个问题上的基本立场。

05

律回提示

不论身处哪个行业，商标作为企业的一种重要无形资产，近年来涉及商标方面的知识产权纠纷愈演愈烈。涉事企业如在经营过程中因此遭遇涉外法律纠纷，请务必要及时借助法律途径，维护自身的合法权益，尽力将损失降到最低。

目前律回网签约律师中，中伦文德胡百全（前海）联营律师事务所合伙人梁新越律师、奥斯顿律师事务所中国区业务负责人苏慧伦律师、北京市立方（广州）律师事务所合伙人卜小军律师等均擅长涉外知识产权领域执业，如企业有此方面需求，可与律小妹取得联系，我们将为您竭诚服务！

文章来源：智合

推荐阅读

好看的你忍不住点了在看👇