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卓凡知产案例涉外代工产品（定牌加工）的商标侵权案例与分析

admin1小时前大健康产品3

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一、知产中心成员承办涉外定牌加工案

广东卓凡律师事务所知识产权法律服务中心成员承办一起涉外定牌加工（OEM）案，历经一审、二审、省高院再审，成功维护了当事人的合法权益，驳回对方当事人的诉讼请求。

值得注意的是，我国作为代工和外贸出口大国，在商贸中面临不少贴牌产品的商标侵权问题，由于我国法律对此暂无明确规定，因此该类案件在实务中仍注重借鉴相关案例经验。

二、定牌加工是什么？

定牌加工俗称贴牌生产，其实质为代工生产，即企业通过接受合同委托为其他同类产品厂家等注册商标所有人生产指定产品，所生产的产品由委托方买断，并直接贴上委托方品牌商标的生产贸易方式。我国是外贸出口大国，不少内地厂商接受国外企业的委托，为国外企业生产产品后贴上指定商标，出口至国外销售，这在英语中也被称为OEM（代工）。然而令人棘手的是，当被贴商标的权属在国内分别落入不同企业时，此时商标侵权的标准则暂无明确法律条文规定。

三、定牌加工为何会有商标侵权风险？

以下图为例，图中甲公司、丙公司分别在境外、境内合法注册并持有某商标（两商标相同或近似），甲公司委托乙公司在境内生产产品并贴上该商标，此时乙公司是否对丙公司构成商标侵权？

（图|涉外定牌加工案常见情形）

实务中，丙公司（权利人）在国内注册商标后，往往按照《知识产权海关保护条例》向海关总署申请备案，提供该商标在境内被其注册的权属证书。经海关总署备案后，丙公司可以请求海关扣留具有侵权嫌疑的货物。海关在依职权查验货物时，发现有涉嫌侵权的产品时也应当中止放行货物并且书面通知权利人。对于是否侵权，权利人与涉嫌侵权主体两方僵持不下，最后案件交由法院审理。

四、定牌加工产品是否构成商标侵权？

根据《商标法》，商标侵权认定的主要标准之一是混淆可能性，即被贴牌的产品与（国内）商标权利人的产品是否产生混淆、被误认的可能性。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定，商标侵权意义上的商标近似应当是指混淆性近似，即足以造成市场混淆的近似。目前由于大部分定牌加工产品全部用于出口，并未对国内注册商标的（国内）市场造成直接影响。因此，我国对于定牌加工案件的司法审判倾向是：对于境外委托方在目的国拥有正当合法的商标权，产品全部出口该目的国，我国境内加工方已经尽到必要、合理审查注意义务的，原则上可以认定境内加工方的生产加工行为不构成侵犯商标。也即，定牌加工方如能同时满足以下三点，原则上可以不认定加工方侵权：1.在目的国的商标正当合法 2.贴牌产品全部出口该目的国 3.尽到必要、合理审理注意义务

综上所述，围绕定牌加工产品商标侵权，以下两方面为主要的着手点：（其他则根据案件的具体情况，围绕争议点应相应展开）

1. 比较两个涉案商标本身是否产生了混淆可能性（从外形、读音、内涵等方面着手）

2. 主张涉外定牌加工产品全部出口，没有在境内销售，因此不足以造成国内大众的误认，不造成市场上的混淆

五、实务中的判例倾向变更了吗？

在过去的十几年，我国考虑到众多外贸加工企业的生存和营业状况，且不能排除部分企业在国内（恶意）抢先注册注国外企业商标，在实务中对定牌加工产品是否侵权的认定略为宽松，主要体现为不在境内销售，即不认定为侵权。

目前，随着贸易与全球化的发展，我国产品在世界贸易中占据一定市场，同时也在逐步改变对出口产品的知识产权把控审核尺度。根据我国最高人民法院的近两年案例，定牌加工认定是否侵权也不再是只要涉及定牌加工就可以简单认定为不侵权。

例如在再审申请人本田技研工业株式会社与被申请人重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案中【（2019）最高法民再138号】，最高人民法院指出，人民法院审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件，要遵循商标法上商标侵权判断的基本规则，不能把涉外定牌加工方式简单地固化为不侵害商标权的除外情形。

在新冠疫情的影响下，卓凡知产中心建议涉外加工企业更应树立企业知识产权风险意识，生产符合要求的产品，及时为企业的知识产权品牌建设与风险预警做出方案与规划。

办案律师简介

董华萍

卓凡知识产权法律服务中心副部长

西南政法大学法律硕士，广东卓凡律师事务所合伙人、知识产权调解工作室调解员，知识产权师。从事法律职业十多年，曾先后担任德赛电池法务、惠州市锦源实业有限公司法务部经理，具有丰富的诉讼和非诉经验，擅长处理知识产权、政府（国企）、商事、合同纠纷，担任惠州大亚湾区管委会、环大亚湾新区管委会等政府部门的法律顾问。自执业以来，作为惠州市政府、大亚湾区管委会律师团队成员，为埃克森美孚惠州乙烯项目、中海壳牌惠州三期项目、慧湾新一代信息技术产业港(慧聪集团总部)项目、恒力石化新材料化工项目等重大项目提供法律服务；

在知识产权领域的主要专业方向为：专利保护、商标保护策略的咨询、商标异议、复审及撤销注册不当的程序、商标侵权纠纷的诉讼；

周菜玲

卓凡知识产权法律服务中心副部长

毕业于中南政法学院（现更名为中南财经政法大学），广东卓凡律师事务所合伙人、知识产权调解工作室调解员，为多家政府部门、企业提供常年法律顾问服务，对合同起草、审查、股权转让等非诉讼业务及民事诉讼业务有着丰富的经验；以刑法、知识产权法、合同法、公司法为支柱，为社会各阶层人士提供专业的法律服务；

在知识产权领域的主要专业方向为：商标查询、商标监视和调查、商标侵权纠纷的诉讼、行政查处、商标权的许可和转让、与商标或商号相关纠纷的谈判、著作权方面的诉讼和行政查处。

广东卓凡律师事务所知识产权法律服务中心

知识产权法律服务中心是卓凡整合专利、商标、版权、涉外等知识产权领域的10名专业律师组建的专业法律事务部门。中心成立后，为众多上市公司、高新科技公司、高等院校等企事业单位提供知识产权法律服务。

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