来源：

《上海公安学院学报》2023年10月

作者：

戴丽

摘要

涉外定牌加工贸易模式在知识产权领域是一个老问题，却又常谈常新。其不仅是法律问题，也体现了产业导向、司法政策倾向。涉外定牌加工问题在民事领域的争议带来了刑事入罪的谨慎。对于涉外定牌加工行为的刑事判断，不能简单地固化为可以入罪、不可以入罪，而是应当遵循法秩序统一原理，二次违法性理论的前提下，进行个案判断，通过对各侵权要素的认定，研判入罪可行性、刑罚必要性。

关键词：涉外定牌加工；民事侵权要素；刑事规制路径

在一起OEM代加工[1]企业销售尾单的刑事案件中，对其定性存在争议。该案我国加工方接收境外委托方委托，按照委托方要求生产加工包具，包具本身及附着的商标标签均有与国内注册商标权利人相同的商标X（隐名处理）。加工方按照合同约定交付产品销往境外，同时在生产过程由于实际生产数量较高、质检后确实产生了一定量的瑕疵品，加工方对该部分产品通过开设淘宝店铺的方式，对外销售带有商标X的包具。在对本案审查起诉期间，对销售环节的定性争议不大。但对生产行为存在观点争鸣。

有观点认为，《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对假冒注册商标罪中的商标的使用有明确的解释[2]。基于此，我国加工方如将与国内商标权利人相同的商标[3]使用在商品上，该生产行为完全符合刑法对使用商标的认定，生产行为具有违法性。在未经国内商标权利人许可的情况下，该行为即构成假冒注册商标罪。

另有观点认为，涉外定牌加工问题在知识产权民事领域一直具有较大的争议，侵权抑或是不侵权往往难有确定的答案，基于法秩序统一原理，应坚持二次违法性原则，如果民事领域尚难以判断侵权与否，刑事难以将其纳入评价范畴，这也不符合刑法谦抑性特点。故对生产行为不应作刑事否定性评价，仅对销售行为认定犯罪。

OEM代加工模式，也就是定牌加工，是指国内加工方接受境外委托方的委托生产产品，同时约定销售由境外委托方负责的一种生产组织形式。是发达国家与发展中国家在贸易往来中经常采用的一种生产组织形式。[4]这种国际分工合作方式，降低发达国家的生产成本，发展中国家也一度从中利用其劳动力优势获取就业机会，在一定时期内确实有效促进了当地经济发展。OEM贴牌代工的贸易模式在制造业发达的地区如东南沿海尤为常见，所引发的商标侵权纠纷也是个老问题，却又常谈常新。

如何科学准确界定涉外定牌加工的行为性质，以民事裁判切入，研判民事侵权认定要素，以笔者所在的张江院实行的四大检察集中统一履职的机制为基础，借鉴民事基础理论，划定刑事犯罪的边界，是本文研究的重点。

一

涉外定牌加工民事裁判

风云变幻下的民事侵权认定

涉外定牌加工之所以成为知识产权领域中的复杂难点，原因在于商标权的地域性，商标专用权的法律边界在一国之内。境外委托方商标与我国登记注册的某商标构成近似或者完全相同，导致国内商标权利人认为加工方的生产行为侵犯其商标权。涉外定牌加工是否侵权的定性不仅是法律问题，因其侵权认定影响制造产业乃至地区行业经济，也体现了产业导向、司法政策的倾向。近年来法院的裁判认定结果和认定要素随着经济发展等各种原因也在逐步发展和变化，对定牌加工的认识也在逐步深化。司法实务中比较有典型意义的案例分别是2014年的PRETUL案、2016年东风案和2019年本田案。

（一）

最高法几个具有典型意义的案例梳理

1.2014年PRETUL案[5]

墨西哥储伯公司系墨西哥PRETULPRETUL及椭圆图形商标权利人，其委托国内亚环公司，生产挂锁锁体、钥匙等。我国国内商标权利人莱斯公司所有的商标系PRETUL及椭圆图形。

该案一审、二审均认定构成侵权。最高法再审认为使用PRETUL相关标识的挂锁全部出口至墨西哥，标识不在我国领域内发挥商标识别功能，不具有对我国相关公众混淆和误认的可能性。亚环公司的物理贴附标志行为为储伯公司在享有商标专用权的墨西哥使用商标提供了必要的技术性条件，不认定是商标意义上的使用行为。

2.2016年东风案[6]

上柴公司是国内东风文字加图形组合商标权利人，于20世纪60年代注册，核定使用在第7类柴油机等商品上，具有较高的知名度。印度尼西亚PTADI公司系印尼DONGFENG（东风）注册商标权利人，其委托国内常佳公司依据印尼注册商标证生产柴油机及柴油机组件，出口至印尼。

本案二审法院改变了一审法院不认为构成侵权的判决。最高法再审认为，常佳公司加工生产出口过程中，相关标识指向的是委托人印尼公司，未影响上柴公司的商标在国内市场的正常识别区分功能，不会导致公众混淆误认。常佳公司审查了委托方的权利证书，充分关注委托方商标权利状态，适当履行了审慎的注意义务。况且，没有证据认定该定牌加工行为对上柴公司造成了实质损害，故不认定商标法意义上的侵权行为。

3.2019年本田案[7]

本田株式会社系生产摩托车的大型跨国企业，在我国享有核定使用在第12类摩托车、摩托车零部件等产品上的注册商标HONDA。境外委托人缅甸美华公司委托恒盛集团公司承揽加工摩托车散件，贴附HONDAKIT商标，恒胜鑫泰公司负责办理出口事宜，相关产品全部销往缅甸。

本案一审法院认定构成侵权，二审认为不属于商标法意义上的商标使用行为。最高法再审认为，商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等，商标的使用应作出整体一致解释，不应割裂一个行为只看某个环节。在生产制造加工的产品以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的商标使用。对于相关公众引起混淆，再审认为随着电子商务和互联网的发展，即使出口国外，亦存在回流的可能性。最高法未支持被控侵权人所称获得缅甸委托方的商标使用授权的主张，认为商标具有地域性，国外注册不代表在中国享有商标专用权。

（二）

从法院裁判看定牌加工裁判规则变化

上述三起案例，笔者认为，三起案件司法裁判结果的改变，引发的是对OEM贴牌加工模式的转型升级、优化变革的推动。知识产权与其他自然权不同，知识产权是法定权利。同时不仅是私权利，还涉及公共利益，比如著作权合理使用、反垄断、专利强制许可，都因知识产权不仅让权利人排除别人使用，还需要促进文化事业传播繁荣、促进科技发明创造。所以知识产权一直都不是一味地保护再保护，而是需要平衡权利人利益和公共利益。正因如此，涉外定牌加工问题并不是单纯的法律问题，在不同的经济发展阶段，应给予不同的利益倾斜。这背后是经济发展从高速增长转向高质量发展的经济基础的变化。本田案正是在这种情况下做出的有担当的判决。之前的判决无法回避的一点是以保护代加工企业作为导向而作出的司法认定。

本田案在商标使用问题上进行了正本清源，重新回归了商标使用的本来法律属性，但对于加工方即便履行了审查义务，该案仍不予认可。该点是否波及影响全部定牌加工行为，值得商榷。笔者认为，对于加工方已履行了适当的注意和审查义务，即便本田案中不予认可，但不代表对整个行业的毁灭性打击。因本田案有其特殊的案情，涉案HONDA商标本身具有全世界范围的影响，境外委托人享有的HONDAKIT商标权利明显具有攀附商誉、抢注近似商标的不正当行为，有违诚实信用原则。

二

把握民事侵权认定的几个要素

在涉外定牌加工侵权与否认定问题上，不能简单地固化思维，以定牌加工侵权，或者定牌加工不侵权来作为一个通用结论去适用法律。笔者认为，在民事侵权问题认定上，应在个案中着重把握以下几点。

（一）

商标性使用

涉外定牌加工案件争议焦点正在于是否是商标性使用。在诸多司法案例中，将生产环节、流通环节进行割裂处理。本田案厘清商标性使用的概念，对涉外定牌加工的物理贴附商标行为进行了合乎商标法律规则、法秩序统一的解释。笔者认为，在进行商标性使用的司法判断时，主要以客观使用作为判断标准，以对商标的合理使用[8]等正当使用作为除外情形。这种客观使用不因流通环节置于何国何地而改变生产环节本身使用商标的性质。这种使用体现在识别来源，只要具有识别的可能性即可。这种客观使用与流通环节目的地并不具有因果关系，与是否回流至国内被国内消费者接触也并不具有直接的因果关系。从现实产业角度来看，也是促进制造业转型升级、从中国制造到中国智造的需要。

我国商标管理规定下，侵权责任采取无过错责任，即只要侵权行为即侵权，无需主观过错、客观实质性损害结果。也就是说，从法理上看，未经商标权利人许可加工即构成商标侵权。但基于定牌加工的复杂性，是否无需考虑加工方的注意义务，均认定侵权。抑或是说，采用避风港原则的路径，认定构成侵权但如经通知删除了侵权内容等停止侵权方式，不承担赔偿责任。笔者认为，尊重商标法原理，主观注意义务应为判断是否承担赔偿责任的要素，而非侵权构成要件。

（二）

注意义务

通过评判加工方的主观方面，有无适当履行审查和注意义务，是认定承担赔偿责任的主要依据。加工方是否尽到必要、合理的审查注意义务，着重审查境外委托方是否有合法的权利基础，是否具有在境外所属国合法的商标注册证明或者经授权合法使用商标的权利。该种注意义务应界定在何种程度，应在个案中进行具体判断。1995年《关于外贸贸易中商标管理的规定》第十条[9]对加工方的注意义务要求较高，笔者认为可以商榷。本田案以商标地域性作为评判的唯一基准。但该案的特殊案情在于，境外委托人的商标注册不具有善意。不同案件中，注意义务应该个案差别化对待，以合理和适当为原则，不应过高。

（三）

是否容易导致相关公众混淆

虽然全部销往境外曾经系诸多法院判决既不构成商标性使用的原因，也是不会造成公众混淆的理由，导致引发公众混淆的含义仅限于国内用户在国内市场上同时接触到附着被控侵权商标的产品和国内权利人商标的产品。本田案认为全球化贸易背景下全部销往境外也无法避免商品回流。笔者赞同，同时认为，该点提及的引起公众混淆应侧重在近似商标是否造成公众混淆。引发公众混淆一词，从我国《商标法》第五十七条第二项[10]来看的话，强调的即是近似商标或者近似商品，故应将重点放在前述法条第二项上，除非商标系近似，否则无必要判断。

（四）

诚实信用原则

莱州宝亿机械有限公司与苏州润君贸易有限责任公司侵害商标权纠纷案[11]正是该情形。二审法院纠正了一审法院认定侵权的判决，对于因地域性原则抢注他人商标JURATEK，继而利用该商标提起侵权诉讼的国内商标权利人，认定有违诚实信用原则，国内权利人即抢注人行使涉案注册商标的行为难谓正当。在PRETUL案中，就恶意抢注事宜也进行了评判，但由于证据问题，未予以支持。

诚实信用原则是市场活动参加者的基本准则。作为商标权主体，在商标权取得和使用过程中，应当遵循诚实信用原则，违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，不正当地行使商标权的行为属于权利滥用。[12]对商标权利滥用行为，不应在法律上给予保护。此时，也不宜对加工坊设置较高的注意义务。

三

涉外定牌加工刑事判断的路径

对于涉外定牌加工行为的刑事判断，不能简单地固化为可以入罪、不可以入罪，而是应当遵循法秩序统一原理、二次违法性理论的前提下，进行个案判断，通过对各侵权要素的认定，研判入罪可行性、刑罚必要性。

（一）

法秩序统一原理背景下的刑民交叉问题

刑民交叉问题是司法实务中热难点问题之一，主要有二次违法性理论和刑法相对独立理论两种观点。[13]刑民交叉本身并不属于本文讨论重点范畴，但知识产权领域刑民交叉遵循的原理是解决涉外定牌加工入刑路径的方法论，故笔者简要论述，以保证入刑的科学性和准确性。

仅在知识产权刑民交叉领域，笔者认为应该秉持二次违法性理论，方才符合法秩序的统一。知识产权各部门法中，如我国商标法，对于权利的保护是渐进、分层级的。侵犯商标权引起纠纷的，首先由当事人协商解决，不愿协商或者协商不成的，可以通过向人民法院起诉或者请求工商行政管理部门处理的方式解决，最后，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。可见，商标侵权是构成侵犯商标权类型犯罪的前提和基础；商标侵权的多种类型并不均可能构成犯罪。如目前上海主流观点是刑法侧重保护商标的识别功能，而弱保护其他功能。[14]对于仅侵犯破坏商标质量保证功能的，不能纳入到刑事评价范畴。故在知识产权部门法和刑法的衔接上，应在法秩序统一的语境环境下进行分析，实现民事保护和刑事保护的有效衔接。以二次违法性理论作为分析基础，避免出现民刑衔接的脱节，防止出现尚不构成知识产权民事侵权却被认定为知识产权犯罪，守住刑法最后法的属性。在涉外定牌加工问题上，以民事侵权判断为基础，研判侵权要素，分析入罪可能性。

（二）

通过主客观相统一、诚实信用、刑法谦抑性原则综合评判定牌加工行为入刑可能性

涉外定牌加工作为一项涉及多方利益、复杂化构造的贸易模式，既要回归商标法的原始初衷、法理和目的，也要适当平衡各方市场主体的利益，维护健康的营商环境，亦要促进外贸加工产业的规范健康转型升级。在经济高质量发展转型升级之际，应给予国内权利人更严格的保护，赋予加工方更高的审慎注意义务。在刑事入罪方面，应以刑法主客观相统一原则作为基础，以诚实信用原则作为价值判断，以刑法谦抑性原则作为兜底考量，进行综合评判考量。

1. 排除借定牌加工外壳实质为假冒注册商标的行为

借定牌加工外壳实质为假冒注册商标的行为，是指行为本身不属于定牌加工，只是因具有境外委托方、国内加工方、出口等几个要素，导致生产加工方会以定牌加工进行抗辩，或者司法人员误以为是定牌加工，导致实质构罪、不敢入罪的情况。

实践中最常见的情况是，境外无该商标的实际注册，或者未注册在实际生产产品上。即审查境外委托人是否具有商标专用权或者许可使用权。若该境外委托人没有合法的权利基础去生产或授权他人生产，也就不属于定牌加工。某越公司、童某某假冒注册商标案[15]即是这种情况，某越公司应境外客户要求，购买假冒MAXAM（美加净）注册商标的标贴、瓶盖、瓶身，生产发乳原料并灌装入瓶、贴附标贴后，向海关报关出口至也门共和国。该案中案外人境外客户并没有任何权利基础，本案与定牌加工并没有关联，系应境外客户要求在国内生产假冒产品并出口的行为，属于刑法规制的假冒注册商标罪。

2. 主观方面注意义务

履行适当的审查和注意义务，是民事侵权行为和赔偿责任承担考虑的因素，是刑事犯罪行为主观方面有无过错的重要要件。由于注意义务的履行是侵权认定抑或是赔偿责任承担的要件，尚未统一，但不认定侵权或者不需要承担赔偿责任，对应的是刑法不应认定构成犯罪或是无刑事处罚必要性。

刑法实行主客观相统一原则，知识产权犯罪均为故意犯罪，只有主观上具有故意，才可以认定犯罪。加工方主观方面有无履行适当合理审慎的注意义务，是认定主观有无故意的依据。笔者认为，如果加工企业完全未履行注意义务，来单就接，不进行任何审核、询问的注意义务，对其侵犯国内商标权利人的行为置若罔闻、放之任之，是构成侵犯商标犯罪的主观要件。但是，需要结合案件具体要素。如委托方的行为是否具有合法性，如果委托方系无权使用商标，委托方和加工方可以成立假冒注册商标罪的共犯。如实际造成了对国内权利人的损害，也可以成立假冒注册商标犯罪。

笔者在一次调研中获悉一起案件线索，国内商标权利人基于海关知识产权保护制度查扣到一批涉嫌侵犯其商标专用权的产品，经当地行政执法机关审查，该批产品生产加工方提交了相关委托方所属国的商标注册证明等材料，并提出系在一次展销会上认识了该中间经销商，委托其依照相关注册证明式样生产产品。国内权利人通过查询当地商标注册情况，发现该商标注册证明系假冒，移花接木生成。遂认为该案由于金额已达刑事立案标准，请求刑事处理。但当地最终予以行政处罚。

从现有证据情况来看，确实无法证实加工方具有犯罪故意，无法以假冒注册商标罪处理。虽然境外注册商标证被证实是移花接木的生成物，但加工方所称的展销会经销商委托并提供商标证实符合常理的，且也无任何证据证明该加工方与造假的经销商具有共同的造假行为，或明知经销商造假置若罔闻。因此，该加工商以行政处罚终局处理是合适的。

3. 客观行为方面，有无逾越定牌加工的界限

所谓逾越定牌加工的行为，主要有两种情形，第一种情形，是有无按照该商标在境外注册的内容及核准类别使用；另一种情形，是有无脱离承揽加工的法律关系，由承揽加工的性质转化为销售性质。

对于前一种情形，加工方定牌加工产品上所贴附的商标与该商标在境外注册的实际商标图样、核定使用类别存在不同，笔者认为，这种行为与主观上审查注意义务应该统一纳入评价视野，其在履行了适当的审查和注意义务后，明知道生产的产品所附着的商标与境外合法注册商标权利证书不一致，导致在生产环节中使用了与国内商标权利人相同的商标，毫无疑问侵犯了国内商标权利人的商标权。该种所谓的履行注意义务属于明显的瑕疵，没有顺延的行为予以体现，反而印证了其主观上的过错程度。当然，在个案中需要结合加工方的主观恶意程度和对国内商标权利人的实际损害后果来综合认定是否入罪处理。如果实际损害后果轻微的，没有刑事处罚必要性的，应该秉持刑法谦抑性原则，予以出罪化。

对于后一种情形，加工方脱离了承揽合同的法律关系，转化为销售行为。本文开头所引用的销售瑕疵品尾单的案例，即属于此种情况，这种行为已经失去了定牌加工的基础。不仅违反了定牌加工合同销往境外的约定，脱离了承揽合同本质。从事实上看是定牌加工瑕疵品的延伸，但从法律关系看该行为与定牌加工本身无关，属于已经开启了一段新的法律关系，即其本身为销售者，与境内购买的消费者系买卖关系。对于境内商标权利人而言，该附着了与境内注册商标权利人相同商标的产品，基于商标的地域性原则，系非经授权生产的产品，法律上属于假冒注册商标的商品，也就是俗称的假货。数额达到入刑门槛时，应当构成销售假冒注册商标的商品罪。当然笔者认为，在这里还需要考虑到一个情节，即国内注册商标权利人与境外商标权利人的关系，如果企业的资本来源高度一致，具有母子公司等关联关系时，也应慎重入刑。该境内商标权利人在笔者承办时，进行过一定的调查核实，背后的资本来源、代表的利益集团基本不具有重合，该商标已由国内某企业买断商标使用权。

4. 国内权利人恶意抢注时的除外情形

商标的恶意抢注在近年来已经逐渐受到国家层面的重视，随着我国经济进入新发展阶段，对商标领域公共利益平衡不够、恶意抢注、权利滥用的问题逐步显现和凸显。商标抢注是指抢先注册他人具有在先权益或者属于公共资源的客体以谋取不正当利益的行为。[16]这种抢注从主观上看通常具有一定的恶意。我国商标法的新一轮修法工作正在加快推进，目前征求意见稿修改重点包括明确恶意注册申请情形及应负法律责任，引入商标强制转移和公益诉讼制度，系统规制商标恶意抢注。[17]商标注册应该回归注册为了使用的制度本源。

曾几何时，囿于市场经济快速发展，鼓励注册商标是重点。通过傍名牌、蹭热点，抢注他人姓名为商标，或者批量申请、圈占资源来恶意注册商标屡禁不止，这种将商标所附属的商誉、品质等功能通过其他方式不正当地获得，快速获得，导致其他兢兢业业培育商标的守法市场主体反而吃亏。如大家熟知的运动品牌乔丹，部分商标被最高法认定具有主观恶意，予以撤销，责令商评委重新作出裁定。在前述的JURATEK案中，终审法院也以诚实信用原则为由，保护了定牌加工方和境外委托方权利人的合法权益，对恶意注册、滥用权利的国内商标权利人进行了否定评价，不予支持诉请。也就更不能纳入刑事评价范畴。在处理是否入刑处理时，应该保持诚实信用原则的底线，作为价值判断。

如果境外委托人恶意抢注，应认定国内加工企业存在过错，承担相应责任。如果国内商标权利人恶意抢注，且国内加工企业尽到了必要的审查义务或合理的注意义务，则不应认定侵权，更不应入罪化处理。

参考文献：

[1]OEM代加工，系Original Equipment Manufacture，一般是在来料加工、来样加工和来件加工业务中，由境外委托方提供商标，境内受托方将其提供的商标印在所加工的产品上，并将加工后的产品全部返还给境外委托方，境内受托方不负责对外销售，仅收取加工劳务费的一种生产组织方式。法律关系一般理解为承揽合同关系。司法界一般将这种加工贸易模式称之为定牌加工。

[2]将注册商标或者假冒的注册商标用于商品、商品包装或者容器以及产品说明书、商品交易文书，或者将注册商标或者假冒的注册商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动等行为。

[3]该相同的商标也遵循知识产权刑事司法解释与其注册商标相同的商标的认定，即《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》（简称知产司法解释三）第一条的规定。

[4]尚志红，涉外贴牌加工的性质及责任免除，上海市经济管理干部学院学报，2021年5月第3期，P27。

[5]（2014）民提字第38号民事判决书，浦江亚环锁业有限公司于莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷再审案。

[6]（2016）最高法民再339号民事判决书，江苏常佳金峰动力机械有限公司于上海柴油机股份有限公司侵犯商标权纠纷再审案。

[7]（2019）最高法民再138号民事判决书，本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司等侵害商标权纠纷再审案。

[8]商标权合理使用是商标权人以外的人在生产经营活动中以叙述性使用、指示性使用、说明性使用或者平行使用的方式善意使用商标权人的商标而不构成侵犯商标专用权的行为。

[9]对外贸易经营者从事进出口活动中，对他人指定或者提供使用的商标，予以核查，该商标不得与已在我国相同或者类似的商品上注册的商标相同或者近似。

[10]同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。

[11]（2022）浙民终352号民事判决书，莱州宝亿机械有限公司与苏州润君贸易有限责任公司侵害商标权纠纷案。

[12]同上。

[13]二次违法性理论强调在民事前置法未作出否定评价时，刑法不能认定构罪。也就是说，涉案行为属于合法的民事行为时，当然阻却刑事违法性，不能认定为犯罪行为。刑法相对独立理论强调，在民事前置法未作出否定评价时，刑法仍然可以相对独立作出否定评价判断，并不完全依赖于前置法。

[14]比如，在刘某某购买低规格费列罗巧克力分装至高规格费列罗巧克力产品对外销售的案件中，三中院仅对其委托制造、销售注册商标标识的行为纳入刑事评价范畴，认为假冒注册商标罪中的同一种商品并不包含权利人自身的商品，即涉案巧克力内容物本身系权利人自身授权许可的产品，商标的识别区分来源功能未遭到破坏，故不以假冒注册商标罪认定。但在民事诉讼中，全国有多起案件如分装不二家产品被认定为侵犯了商标的质量保证功能，从而认定构成商标侵权。

[15]该案获评2018年上海知识产权十大典型案例。

[16]靳学军、张航，《比较法视域下我国商标权取得制度的优化进路》，《法律适用》2022年第5期。

[17]https://m.gmw.cn/baijia/2023-02/23/36386103.html，2023年2月26日查询。